Temas de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia

CAMBIO DE FORMA, DERIVACIÓN Y FAMILIA MARCARIA

Enrique Bardales Mendoza

Abogado, Profesor del Area de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la PUCP, Socio del Estudio Bardales, Croci & Silva Abogados.
ebardal@pucp.edu.pe

El término trademarketing es usado con frecuencia en el tráfico comercial moderno, esta especial rama del marketing maneja variables no comunes para los abogados pero que, sin embargo, se encuentran íntimamente vinculadas con el Derecho Marcario contemporáneo. Es así que, un aggiornamento con el manejo y cuidado de los signos diferenciadores resulta impostergable; lograr una clara diferenciación entre las figuras propuestas constituye un primer paso para comprender que una interpretación creativa de las normas jurídicas sobre propiedad industrial permite tratar de manera diversa a lo distinto y comprender el vacío legal que encontramos en nuestra normatividad vigente.

Circunstancias de hecho

Resulta pertinente repasar las circunstancias de hecho que determinan la utilización de estas figuras. En primer lugar, indicaremos que en relación al cambio de forma de la marca nos encontramos frente a una respuesta obligada derivada de los cambios ocurridos con el simple transcurso del tiempo; es así que, cambios en la moda, la política, las costumbres, los procesos de consumo, entre otros, determinan que el mercado cambie y que algunas marcas necesariamente deban adaptarse a estas nuevas circunstancias de hecho. Los empresarios se encuentran frente a supuestos diversos que no habían previsto al introducir sus marcas al mercado, por lo que optan por adecuar sus marcas a las nuevas expectativas de los consumidores, actualizando su personalidad, reforzando su vis attrativa pero sin abandonar la distintividad que originalmente estaba adherida al signo.

En segundo lugar, cuando hacemos referencia a la derivación marcaria, enfrentamos un origen distinto; el titular de una marca ha logrado a través del cuidado in ogni senso de su signo diferenciador crear una marca valiosa, la misma que al poseer un gran nivel de aceptación en el mercado será utilizada como base para introducir nuevos productos. En tal sentido, su titular no actualizará o modernizará su signo diferenciador sino que optará por derivaciones de éste; la preocupación del empresario no se centrará más allá de utilizar una marca que le es valiosa para tomarla como elemento principal e implementar elementos derivados suficientemente distintivos en su accionar concurrencial.

En tercer lugar, cuando hablamos del origen de las denominadas familias marcarias otras son las circunstancias que determinan su origen; de este modo, apreciamos, el empresario en vista de crear un grupo de marcas que puedan ser fácilmente asociadas como pertenecientes a un mismo grupo empresarial, decide adoptar un surname suficientemente distintivo para agrupar las marcas que utiliza; el empresario creará una familia marcaria cuando quiera indicar un conjunto de marcas de igual jerarquía que proceden de un mismo grupo empresarial.

Si bien es cierto, en su origen estas circunstancias resultan ser disímiles entre sí, ello no es suficiente para diferenciar a estos tres supuestos por lo que intentaremos una delimitación conceptual que aclare este punto.

Cambio de forma:

El cambio de forma debe ser entendido como la modificación voluntaria de la versión originalmente registrada de una marca. Este hecho implica que la continuidad en el tiempo del signo diferenciador es apreciada dentro del paradigma marcario del público consumidor como una variación de su manifestación gráfica. La identidad ontológica se mantiene incólume. Este criterio permite enfrentarse en el transcurso del tiempo con modificaciones que no afectan el derecho sobre la marca, pues para el público mantiene la asociación de ideas entre los productos y el signo que los distingue que no es nuevo sino uno actualizado.

Derivación Marcaria:

La derivación marcaria es definida a partir de la existencia de una marca principal, la misma que constituye la base para que su titular genere nuevas marcas, distintas de la principal pero que mantienen un vínculo de dependencia distintiva que se manifiesta a través de la variación de elementos complementarios. De este modo, la marca derivada no puede ser entendida como autónoma sino que se encuentra en relación de dependencia distintiva con la principal.

Familia de marcas:

La figura de familia de marcas es definida como el conjunto de signos diferenciadores que tienen un titular común, y que comparten una palabra, sílaba, prefijo, sufijo u otro elemento que identifica a cada marca como perteneciente a una familia; el elemento que es compartido por las diversas marcas se denomina surname. Aquí no encontramos una marca principal que agrupe al resto sino una organización de signos diferenciadores independientes unos de los otros, con igual jerarquía distintiva los que al ser promovidos de manera conjunta por su titular a través de un mismo surname crean en la mente de los consumidores una asociación entre ellos.

El ordenamiento legal

La revisión de nuestro ordenamiento legal, nos permite apreciar diversos problemas originados por la incompleta y deficiente normatividad aplicable. En efecto, el cambio de forma no tiene norma específica que lo regule; sin embargo, la decisión 486 de la Comunidad Andina hace mención de modo indirecto a este supuesto. El artículo 166º establece que no procede la cancelación del registro de una marca si ésta es usada de manera diversa a la que le corresponde siempre y cuando esta variación no sea sustancial.

Este artículo vinculado al uso de la marca pone al descubierto la ausencia de normas que regulen de modo conveniente los supuestos de cambio de forma; de esto se concluye que si el titular decide cambiar de forma a su signo diferenciador para proteger su nueva versión, deberá solicitar un nuevo registro.

En relación a las marcas derivadas, encontramos un remoto antecedente en la derogada Ley General de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo 26017 en los artículos 93° y 115º primer párrafo, los mismos que sin llegar a definir la figura de marca derivada determinaban pautas referidas a su registro, su cesión y licencia. Dicha norma no ha sido recogida en nuestro ordenamiento legal vigente dejándose de lado y en ausencia de regulación supuestos de hecho que requieren un trato normativo especial.

Respecto de las familias de marca, podemos observar que existe una tímida referencia en el artículo 131° inciso e) del Decreto Legislativo 823 en la que se establece que no podrán ser objeto de registro como marca un signo que sea confundible con una familia de marcas. Evidentemente no existe una definición normativa que permita una clara percepción del tema sino algunas cuantas resoluciones administrativas que desarrollan la materia. Sin embargo, la importancia moderna de esta figura determina que se entienda que su reconocimiento legal como tal debe ser un momento posterior al registro del grupo marcario que comparte el mismo surname, para lo cual el titular deberá acreditar la promoción conjunta de estos signos distintivos en su actuar concurrencial.

De este modo, nos percatamos que se requiere aclarar estas deficiencias normativas que impiden un correcto y adecuado manejo de estas figuras de sutil diferenciación.

Referencias

Dirección para referencias

Comentarios

1. Muy buena iniciativa, el artículo es interesante pues aborda un tema completamente descuidado en nuestra legislación. Leí su artículo sobre la distintividad podría precisar el porque piensa que esta va adherida al signo.
   
   Quedo a la espera de sus comentarios.
   

   Comentario de Victor Chávez hace 1 año y 17 meses

2. Kike acabo de recibir un correo tuyo en el que aparece este blog te felicito por la iniciativa, espero que pueda ayudar a todos los interesados en este tema. Espero que siga tu ánimo contestatario y que conforme a tus ideas tus ideas y comentarios sean de libre circulación. Es gracioso eres el único que no cree en los derechos de autor de la forma en que se protegen actualmente pero tienes discos originales.
   
   Un abrazo
   
   Oswaldo

   Comentario de Oswaldo Saldivar hace 1 año y 17 meses

3. Me ha interesado tu artículo; te pregunto ¿Es posible registrar actualmente marcas derivadas bajo alguna modalidad? ¿Las marcas derivadas comparten la misma distintividad de acuerdo a tu teoria sobre la distintividad adherida?
   
   Saludos desde Bs As

   Comentario de Michael Meneses hace 1 año y 17 meses

4. Kike, felicitaciones por la interesante iniciativa. Estoy seguro que este será un vehículo de intercambio de ideas en torno a asuntos novedosos en materia de propiedad intelectual. En los casos de cambio de forma, el ordenamiento actual obligará a registrar las mismas nuevamente; la idea para su protección parte de la premisa -presumo- que las marcas se deben proteger con un sistema declarativo de derecho como el de los nombres comerciales, verdad? En caso sea así, me pregunto si ello no dificultará la resolución de casos en los que se produzcan "conflictos de nuevas formas marcarias", es decir, variaciones confundibles entre sí de forma no intencional; coexisten en el mercado? En fin, reitero mis felicitaciones. Un fuerte abrazo.

   Comentario de Gustavo Rodriguez Garcia hace 1 año y 17 meses

5. Muy bien Kike no me pierdo el caso Raid Max, espero que seas muy duro como de costumbre. Seguro es por el tema que mencionan que las mata en el acto, ¡GRAN MENTIRA"
   
   Toño
   
   

   Comentario de Antonio Flores hace 1 año y 17 meses

6. Estimado Enrique te felicito por la iniciativa y tu artículo me ha parecido muy interesante. Deberías tratar pronto un tema sobre copyleft.
   
   Un abrazo
   
   Marco

   Comentario de Marco Macedo hace 1 año y 17 meses

7. Estimado Enrique Bardales:
   
   Es sumamente interesante el analisis con relación al tema RAID MAX, - "LAS MATA EN EL ACTO", un fuerte abrazo y me da gusto que vengas haciendo jurisprudencia jurídica.
   
   MIGUEL FERREYRA
   

   Comentario de Miguel Ferreyra hace 1 año y 17 meses

8. Los saluda Enrique M. Castañeda Tuesta de Lima – Perú
   
   Es lamentable que exista la PIRATERÍA, los infractores a los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, y mas lamentable es que los que cometen estas infracciones, se escuden en su Poder, Prestigio e Influencia, para justificar su falta. Esta es la razón por la que no hay ninguno en la cárcel.
   
   Apoyamos totalmente la modificación del código penal para frenar la PIRATERÍA en nuestro país. Con estas modificaciones las sanciones serán ejemplares para los que infrinjan la propiedad intelectual y los derechos de Autor, se trate de quien se trate.
   
   
   Es grato dirigirme a Ustedes. Para comentarles sobre nuestro caso de infracción a los Derechos de Autor. Hemos denunciado ante la Oficina de Derechos de Autor ODA del INDECOPI, (Enero del 2003) a la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP.
   
   Detalles de nuestro caso.
   
   La Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, con su Instituto IDEAS, (www.pucp.edu.pe/invest/idea/surcafe.htm) trabaja el proyecto denominado SURCAFE, en la zona cafetalera de San Juan del Oro en Puno, financiado por FONDOEMPLEO.
   http://www.fondoempleo.com.pe/proyectos_marcha_r7....
   
   Ellos elaboraron las "Guías Didácticas para la Enseñanza de la Caficultura" - como una propuesta educativa para el curso de caficultura - 5 libros para educación secundaria. Para la elaboración de las guías tomaron de nuestro manual "El ABC del Café: Cultivando Calidad" (premio Creatividad Empresarial 2000 – Comunicaciones) sin permiso alguno del Autor Ing. Msc. Enrique Castañeda Parraga y TECNATROP SRL (propietario de los derechos de Autor) www.elabcdelcafe.com http://www.upc.edu.pe/plantillas/0_0.asp?ARE=0&...
   
   Lo que Tomaron
   
   - 299 Caricaturas de los personajes: Juancito (representa a un agricultor),
   y Cafecito (representa a un grano de café)
   - Le cambiaron el nombre a nuestra caricatura Cafecito por Feca
   - 33 dibujos
   - 28 párrafos(textualmente copiados)
   - 8 cuadros
   - 3 gráficos
   - 23 fotos
   - 19 fotocopiar*
   
   * Indican que las paginas siguientes las pueden fotocopiar para trabajos
   posteriores.
   
   
   La Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP indica en la presentación de sus Guías, que estas fueron resultado de un trabajo en equipo de los docentes de colegios de los distritos de San Juan del Oro, Alto Inambari y Yanahuaya, Sandia, Puno, e investigadores del Área de Capacitación del Instituto IDEAS de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el marco del Proyecto SURCAFE.
   
   
   La PUCP dice: que indican que las caricaturas, dibujos y fotos, pertenecen al autor del manual "El ABC del Café: Cultivando Calidad".
   
   La referencia que ellos hacen es:
   Imágenes, fotos y gráficos "El ABC del café" (Castañeda, Enrique: 2000)
   
   Lo correcto hubiera sido:
   Imágenes Fotos, gráficos, Caricaturas, dibujos, Párrafos: "El ABC del Café: Cultivando Calidad" Enrique Castañeda Parraga 2000
   
   Según la ley de derecho de Autor, esto no es suficiente, porque si alguien hace uso de alguna Fotos, gráficos, Caricaturas, dibujos, Párrafos, debe citar correctamente el origen de la misma (derecho de cita), esto quiere decir que debajo de cada Fotos, gráficos, Caricaturas, dibujos, Párrafos, la PUCP debería haber citado correctamente al autor.
   
   La ley de derechos de autor indica que tampoco se puede abusar del derecho de cita, solo se usa para aclarar o para ser mas didáctico con algún concepto o tema
   
   La PUCP justifica esta infracción por ser una institución educativa de mucho prestigio y además que las "Guías Didácticas para la Enseñanza de la Caficultura" no las vendió, las regalo y que tampoco tenían porque pedir autorización al autor, porque es con fines educativos.
   
   Hemos ganado el caso en Primera instancia (Resolución Nº 126-2003/ODA-INDECOPI) y Segunda Instancia (Resolución Nº 1230-2003/TPI-INDECOPI)Exp. Nº 00011-2003/ODA. La Resolución Nº 1230-2003/TPI-INDECOPI, indica que la PUCP, tiene que pagar al INDECOPI por concepto de multa 5 UIT. A nosotros S/ 2,075.00 por concepto de Derechos devengados y también pagarnos las costas y costos del proceso.
   
   El 1 de marzo del 2004 nos reunimos con el Secretario General de la PUCP, el Dr. Rene Quispe, gracias a gestiones realizadas por la oficina de la Sra. Congresista, Elvira de la Puente. El motivo de la reunión era saber si las altas autoridades de la PUCP estaban enteradas del tema y saber si Querían llegar a una conciliación. Al terminar la reunión el DR. Rene Quispe nos dijo que querían llegar a una conciliación, pero que tenía que consultarlo con 2 personas mas, que nos volviéramos a comunicar en 7 días. Esperamos como 15 días y no se dio la respuesta, le remitimos una carta indicándole que nos de una respuesta en un tiempo de 48 horas, caso contrario seguiríamos con el proceso (denuncia penal). A las 24 horas nos llama y dice que no van allegar a ningún acuerdo porque nosotros le hemos dado una versión de los hechos, diferente a la versión de sus abogados, y que además el caso no le parecía algo tan grave.
   
   Actualmente la PUCP a iniciado un proceso contencioso administrativo, ante el poder judicial para pedir la anulación de la resolución del INDECOPI, Justificando nuevamente lo hecho porque:
   
   - Son Una Institución Universitaria de mucho prestigio
   
   - Que las publicaciones que realizaron no las vendieron
   
   - No tenían porque pedir autorización al autor para realizar
   
   - Que actuaron de forma inocente, y que su intención no era tomar algo que no les pertenecía
   
   Nunca la PUCP actuó de manera inocente, porque en la manifestación del Gerente de la imprenta que diagramo e imprimió las Guías didácticas, dijo que la PUCP le indico que partes (figuras, texto, fotos, gráficos, etc.) debería tomar, y que el suponía que para este tipo de trabajos la PUCP, contaba con la autorización del Autor.
   
   Como es posible que pueda estar pasando todo esto. No es necesario saber de derechos de autor para darse cuenta de la infracción que ha cometido la PUCP.
   
   Es así como queremos:
   Que Nuestro país se desarrolle,
   Que Nuestro país sea un País de oportunidades
   Entonces que seguridad tendrán los autores de soñar, para crear y producir nuevas obras, si es que se justifica a la PUCP.
   
   O al final se impondrá el que tiene mayor poder y mayor influencia, es el que triunfa en nuestro País.
   
   Este es el ejemplo que les daría la PUCP a: sus alumnos, a los egresados y a los que quieren postular.
   
   La PUCP cuentan con facultad de: Arte, Comunicación, Derechos, etc. Podrían haber organizado un concurso entre los alumnos para que diseñen una caricatura de un café y un agricultor, que a lo mejor hubiera sido mas Creativo que las caricaturas del Autor y no tomar partes de nuestra obra para crear una nueva y presentarlo como su trabajo de investigación
   
   Pueden leer todos los detalles en la sala de lectura del INDECOPI, el expediente 0011-2003/ODA
   
   Muchas gracias por su tiempo.
   
   Atentamente
   Enrique Castañeda Tuesta
   
   DNI 10052591
   TECNATROP
   
   (00511) 95228038
   

   Comentario de Enrique Castañeda Tuesta hace 10 meses y 13 dias

9. Saludos cordiales.
   La presente es para comunicarles lo siguiente:
   
   
   
   La Fiscalia Provincial ad-doc Contra Delitos a los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual Denuncia penalmente Al Ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP Sr. Salomón Lerner Febres
   
   
   
   El Sr. Juez del Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima abre proceso penal contra el Sr. Salomón Lerner Febres (Rector en el 2003 de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP,) por los delitos contra los Derechos de Autor, Derechos Intelectuales y Conexos, en agravio de Don Enrique Castañeda P. y Tecnología Agrícola Tropical – TECNATROP SRL. (Resolución # 1 del 10 de Enero del 2,006, Expediente 2-2006 del 41 Juzgado)
   
   
   
   Este caso se inicio en el 2,003 con la denuncia ante el INDECOPI, donde la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, perdió en ambas instancias (Derechos de Autor – ODA y Tribunal de Propiedad Intelectual – TPI), pero a la fecha la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, sigue negando que cometió alguna falta.
   
   
   
   Pueden revisar la resolución del Tribunal de Propiedad Intelectual del INDECOPI en:
   
   
   
   http://200.121.68.210/SPI_Jurisprudencia/documento...
   
   
   
   El 30 del presente en el Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, tomaran la Declaración Preventiva a los denunciantes.
   
   
   
   A la fecha también estamos esperando el resultado del proceso contencioso administrativo iniciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, contra el INDECOPI y los Denunciantes, solicitando que anulen las resoluciones del INDECOPI, diciendo nuevamente que no cometieron falta alguna.
   
   
   
   Atentamente
   
   
   
   Atentamente
   Enrique Castañeda Tuesta
   
   DNI 10052591
   TECNATROP
   
   (00511) 95228038
   
   tecnatrop@hotmail.com
   
   tecnatro@terra.com.pe
   
   
   

   Comentario de Enrique Castañeda Tuesta hace 10 meses y 13 dias

10. 
    Dr. Bardales
    
    Muy interesantes sus artículos y lo felicito por esa iniciativa de compartir sus conocimientos.
    
    Espero que no me borre de su lista de contactos y gracias por sus saludos y todo lo que aporto cuando nos visito en Loja - Ecuador.
    
    Saludos

    Comentario de Patricia Pacheco M hace 9 meses y 6 dias

11. creo que este blogs es muy bueno y me interesaria seguir leyendo y el futuro compartir con ustedes mpresiones.

    Comentario de trademark law hace 2 meses y 18 dias

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